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专利理论前沿

原创|“专利权评价报告”的前世今生

作者:张晓汉
2021-11-16 19:02:24

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文/王现辉知识产权团队  张晓汉

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求,在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价,作出的专利权评价报告,是一种官方出具的较权威专利质量评价。石家庄专利律师通过本文分析专利权评价的形式、申请主体、出具主体、司法属性、适用对象及作用、提交要求及救济措施等,供你参考。

一、法律沿革:从检索报告到评价报告

《专利法》2000年第二次修订时,在第五十七条第二款规定“涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。2001年修订的《专利法实施细则》第五十五条第一款规定“授予实用新型专利权的决定公告后,实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告”。上述规定的检索报告均只限于实用新型专利,并未包括外观设计专利。

在《专利法》2008年第三次修改时,第六十一条第二款规定“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。《专利法实施细则》在2010年修改时,第五十六条规定“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告”。自此,实用新型和外观设计专利的专利权评价报告制度正式确定。

2020年修正的《专利法》规定除专利权人、利害关系人外,被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。按此规定,专利侵权诉讼的被告也会具有通过申请获取专利权评价报告的资格,通过申请获取专利权评价报告。  

二、专利权评价报告的申请主体和出具主体

按照专利法的相关规定,享有向国家知识产权局申请获得专利权评价报告资格的,包括专利权人、独占实施许可合同的被许可人、被专利权人授予诉权的普通实施许可合同的被许可人、专利权人不起诉或者投诉的排他许可人、专利财产权利的合法继承人。对于已经作出的专利权评价报告,任何单位或者个人都可通过复制的方式获得。按照2020年修正的《专利法》,专利权人、利害关系人或者被控侵权人都可以申请获得专利权评价报告。而有权出具专利权评价报告的主体具有唯 一性,即国务院专利行政部门,也就是国家知识产权局。  

三、专利权评价报告的司法属性

专利权评价报告是国务院专利行政部门根据专利权人或者利害关系人的请求,对相关实用新型或者外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价而作出的文件。在专利侵权诉讼或者行政处理程序中,专利权评价报告可以为法院和专利行政部门考量实用新型和外观设计专利的效力稳定性提供参考,是审理、处理专利纠纷的证据类型之一。

在“苏州市宏采展览展示器材有限公司与郑国栋侵害实用新型专利权纠纷上诉案”中,被告依据原告提出的专利权评价报告结合常规技术来主张现有技术抗辩,法院认为专利权评价报告只是针对新颖性和创造性等稳定性问题给出的初步结论,在缺乏现有技术方案的情况下,仅凭专利权评价报告给出的初步结论不足以认定专利相应的技术特征属于现有技术。该案中,法院对专利权评价报告的效力给出了司法意见,其认为对于专利权稳定性问题,专利权评价报告只能作为初步结论,必须还有其他证据进行相互印证才能予以最终确认,但不能直接援用专利权评价报告的结论认定专利权属于现有技术。  

四、专利权评价报告的适用对象及作用

根据专利法及专利司法解释的规定,专利权评价报告的适用是针对实用新型和外观设计的,不是针对发明专利。发明专利申请在专利局实质审查的时候会进行检索,所以发明不需要专利权评价报告。而实用新型及外观设计在审查的时候未进行检索,即未进行实质性审查,所以专利权不稳定,被宣告无效的可能性比较大,如果专利权人随意地对他人提起专利侵权指控,则有可能因为专利被宣告无效而适得其反,既没有打击到竞争对手,也因此耗费大量的金钱和时间。通过出具专利权评价报告,可以从一定程度上确定本专利的稳定性。可以说,专利权评价报告可以帮助专利权人和社会公众正确认识相关专利权的法律稳定性。  

五、负面的评价报告经法院要求提交的应当提交

最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定,规定根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。最高人民法院宋晓明《在全国法院知识产权审判工作座谈会上的总结讲话》(2016年7月8日),规定提交检索报告或者评价报告是实用新型和外观设计专利权人维权的法定义务。根据案件具体情况,如果经过法院释明,原告在合理期间内仍然拒不提交且缺乏合理理由的,法院可以裁定驳回原告的起诉。如果原告及时提交了检索报告或者评价报告,人民法院则要根据该报告对于专利权效力的分析结论决定中止审理还是继续审理。因此,即便是负面的评价报告,法院审理过程中要求提供的须提供,不提供的法院可以裁定驳回原告的起诉,而提供后法院有可能中止审理或继续审理,即便中止审理等待无效宣告结果也未必会对专利权人不利。  

六、专利权评价报告的救济措施

专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定,因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。如果所述请求人对其不满意,认为其错误的,可请求国家知识产权局进行更正。而被告认为其错误的,可以在诉讼中,通过举证证明的方式,证明所述专利权评价报告的结论不成立,请求法院不予采信。请求人认为作出的专利权评价报告存在下列可以更正的错误的,可以在收到专利权评价报告后两个月内以意见陈述书的方式提出更正请求:①著录项目信息或文字错误;②作出专利权评价报告的程序错误;③法律适用明显错误;④结论所依据的事实认定明显错误;⑤其他应当更正的错误。

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