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实务|浅谈专利领域被许可人起诉资格问题

作者:张晓汉
2022-05-24 14:57:14

本文着重对实务中认定被许可人有无起诉资格的因素、法院对被许可人起诉资格的审查要点及被许可人能否对许可之前发生的侵权行为提起诉讼进行简要分析。

一、专利实施许可的法定方式

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第二十五条专利实施许可包括以下方式:

(一)独占实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,许可人依约定不得实施该专利;

(二)排他实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,但许可人依约定可以自行实施该专利;

(三)普通实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利,并且可以自行实施该专利。

当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的,认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的,认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。

二、实务中认定被许可人有无起诉资格的主要因素

《专利法》第65条规定“专利权人或利害关系人可以向人民法院起诉”,这里的“利害关系人”是否能够涵盖三类被许可人,实务中重点以是否实质造成了被许可人的利益损失为主要因素。

在上海尚体体育发展有限公司与上海肯邦国际贸易有限公司、新昌县新荣冠科技有限公司侵害发明专利权纠纷一审民事判决书中,法院认为:鉴于原告系涉案专利产品在中国大陆地区的独 家销售商,若发生他人侵犯涉案专利权的行为,势必会使原告的市场份额被挤占,从而导致原告的利益受损,故原告与涉案专利的实施存在一定的利益关系。基于上述理由,本院认定原告有权就涉案被诉侵权行为提起诉讼,其在本案中的诉讼主体资格适格。

因此,可以看出法院在判断被许可人是否为适格原告时,本质是判断其与侵权行为是否存在利益关系,即侵权行为是否实质造成了被许可人的利益损失。

三、实务中法院对专利被许可人起诉资格的审查要点

1.独占实施被许可人的审查

若原告主张其为专利的独占实施许可的被许可人,则需提交专利证书、专利实施许可合同以及专利实施许可合同备案证明等证据。

审查要点:实施许可合同系原告与专利权人签订,许可方式应系独占许可。

2.排他实施被许可人的审查

若原告主张其为涉案专利的排他实施许可的被许可人,则需提交专利证书、专利实施许可合同、专利实施许可合同备案证明以及专利权人不起诉的证据等。

审查要点:实施许可合同系原告与专利权人签订,许可方式应系排他许可;专利权人应就专利侵权行为不起诉或者授权原告提起诉讼。

注1:专利权人不起诉的证据包括:专利权人明示放弃起诉的说明、排他实施被许可人证明其已告知专利权人或者专利权人已知道有侵犯专利权行为发生而仍不起诉的证据。专利权人也可在专利实施许可合同中约定原告有权就专利侵权行为提起诉讼。

注2:要求提供专利权人不起诉的证据源于排他许可中,专利权人和被许可人享有共同起诉的权利,被许可人在专利权人不起诉的情况下可以单独起诉,故要求被许可人提供专利权人不起诉的证据。

3.普通实施许可的被许可人的审查

若原告主张其为涉案专利的普通实施许可的被许可人,则需要提交专利证书、专利实施许可合同、专利实施许可合同备案证明、专利权人授权起诉等证据。

审查要点:实施许可合同系原告与专利权人签订,许可方式应系普通许可;专利权人应明确授权原告可就专利侵权行为提起诉讼。

注:专利权人可在专利实施许可合同中约定原告有权就专利侵权行为提起诉讼。

四、专利被许可人能否对许可之前发生的侵权行为提起诉讼

一般来说,被许可人只能够对约定期间所发生的侵权行为提起民事诉讼,对许可之前发生的侵权行为能否提起诉讼法律并没有明确规定,实务中法院对此也未过多论述,但笔者倾向于承认独占许可和排他许可的被许可人经明确授权后有权对许可之前发生的侵权行为提起诉讼。

在红叶五金公司与汪丛明实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案中,独占被许可人就许可合同签订之前发生侵权行为提起诉讼,对于被许可人是否为适格原告,法院认为:红叶五金公司(被许可人)对汪丛明(侵权人)提起的专利侵权之诉,主要涉及该专利的财产性权益,未涉及人身权等不可转让性权利。波比公司(权利所有人)授权红叶五金公司以其自身名义对专利实施许可前发生的侵权行为单独提起诉讼,该授权非单纯的诉权转让行为,主要依附于专利独占实施许可关系。汪丛明侵害涉案专利权的行为虽发生在许可合同签订之前,但基于专利独占许可特殊的排他性质,红叶五金公司作为专利利害关系人并经专利权人明确授权,对许可合同签订前发生的侵害该专利财产性权益行为单独提起侵权之诉,不违反法律禁止性规定,亦未损害他人合法权益,其系本案适格主体,该案中法院认定专利被许可人对许可之前发生的侵权行为有权提起诉讼。

笔者认为,诉讼法通说认为诉权依附于实体权利,通常不得单独转让。这主要是为了避免滥诉的问题。如果允许诉权单独转让,很可能会滋生很多专业维权户,就会制造出很多本不会发生的诉讼出来。从这个角度来说,限制诉权的单独转让,确实有很强的现实意义。正因为限制诉权单独转让的根本目的在于避免滥诉,因此,对于实践中诉权的转让是否应当准许,也应当从是否会导致滥诉的角度来进行分析,独占许可和排他许可基于其特殊的许可模式,被许可人应当享有对许可之前发生的侵权行为提起诉讼的资格,普通许可有可能导致滥诉的发生,笔者对此认为应当持反对态度


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