《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。“《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。也就是说，只是权利人在授权或者确权阶段作出的放弃的技术方案，一概不能在侵权诉讼中又将其包含进来；而《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（二）第十三条规定：”权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。” 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（二）虽对禁止反悔原则的适用范围有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而在适用该条时不能作任意扩张性理解，这要求专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中发表限缩性修改或者陈述意见时，必须持极其审慎的态度。最为关键是如何理解“明确否定”，何种程度应认定为“明确”，如果在授权确权阶段针对权利人放弃陈述，专利行政部门未予以评述是不是应认定为未明确否定，应认定为权利人已经放弃相应的技术方案了呢？
下面通过名称为“鲨鱼鳍式天线”的涉案专利200710019425.7的授权、确权和侵权程序，分析禁止反悔原则和“明确否定”情形的关系。
该发明专利的权利要求1是：一种鲨鱼鳍式天线，其特征在于具有天线外壳，天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，无线电接收天线一端设有天线信号输出端，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连，天线外壳底部装有安装底板；所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；在天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，所述无线电接收天线采用螺旋状弹簧天线、或金属天线，增加了天线接收无线电信号的有效长度，实现360度全向性信号接收；所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。
一审南京市中级人民法院认定被诉产品落入专利保护范围，力帆销售公司、力帆乘用车公司和骅盛公司共同实施了相关侵权行为，判决三公司连带赔偿蒋小平包括合理费用在内的经济损失共200万元。
二审江苏省高级人民法院[1]认为，在无效审查程序中，权利人提交给专利复审委员会的意见陈述书认可涉案专利权利要求1与证据1 CN1841843A存在的区别特征在于：a、天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连,或者直接与同轴电缆匹配相连；b、所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c、所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。根据第25637号无效审查决定书的记载，本专利权利要求1的技术方案与证据3－1的技术方案相比，其区别特征在于a、天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连,或者直接与同轴电缆匹配相连；b、所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c、所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。值得关注的是，专利复审委员会在第25637号无效审查决定书中并没有对区别特征a和b是否使得涉案专利具有创造性进行具体评价，而在第16页第5段仅就c特征使得涉案专利具备创造性作出了认定，并在此基础上维持专利权有效。
由于在专利无效程序中国家知识产权局未评述特征a、b对创造性的贡献，故而不满足“明确否定”的条件。根据禁止反悔原则，对于专利权人在无效程序中已经放弃的技术方案，在侵权程序中不能再以等同侵权纳入专利权利要求的保护范围。本案中，权利要就a、b区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对a、b特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于‘未予评述’，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合‘明确否定’的要求。因此被诉侵权行为不成立。
本案后经最高人民法院再审[2]。
最高人民法院再审查明事实，在涉案专利的实质审查程序中，国家知识产权局基于检索到的现有技术（CN1841843A）于2010年9月29日向权利人发出《第一次审查意见通知书》指出，涉案专利公开文本权利要求1相对于现有技术不具备新颖性、创造性的缺陷。审查意见认为，对于“天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器输入端相连接”这种情况下的技术方案，现有技术已公开“所述AM天线连接到AM放大电路231（相当于天线放大器），连接处必然为AM天线的信号输出端及放大电路231的信号输入端……，故不具备新颖性；与之并列的另一种情况是“天线信号输出端直接与同轴电缆匹配相连”，当天线接收到的无线电讯号足以实现较佳接收效果时则不需要连接至放大电路进行信号放大，此时直接连接至同轴电缆，这是本领域技术人员根据实际情况的需要而设定的，属于本领域的公知常识。同时还指出，权利要求2的附加技术特征是对无线电接收天线固定到天线外壳上的方式进行了限定，“注塑嵌装”及“固定卡装”都是本领域常用的锁固方式，属于本领域的公知常识。权利人于2010年12月10日提交了意见陈述书称，涉案专利与现有技术相比，在无线电接收天线以及天线信号输出连接方式等方面存在不同；同时，申请人将权利要求2、4并入权利要求1，并提交了经过修改的申请文件。
国家知识产权局于2011年12月23日发出《第二次审查意见通知书》指出，涉案专利权利要求1以及权利要求2-5不具备创造性。审查意见认为，权利要求1包含两个并列的技术方案，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接；天线信号输出端直接与同轴电缆匹配连接。对于技术方案一与对比文件（CN1841843A）相比，区别在于天线信号输出端与天线放大器信号输入端之间通过天线连接元件相连，所述天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部。然而，通过连接元件来进行阻抗匹配是本领域的惯用技术手段，属于本领域的公知常识。在该对比文件的基础上结合上述公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。对于技术方案二，当天线接收到的无线电讯号足以实现较佳接收效果时，不需要连接至放大电路进行信号放大，此时直接连接至同轴电缆，这是本领域技术人员根据实际情况的需要而设定的，属于本领域的公知常识，这种情况下，该权利要求也不具备创造性。针对“无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”的技术方案，审查意见认为，对比文件公开了AM天线配设于鱼鳍状外盖21内侧的顶部，相当于涉案专利天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，而且“注塑嵌装”及“固定卡装”也都是本领域常用的锁固方式，属于本领域的公知常识。对权利人主张涉案专利的信号输出连接方式与对比文件不同，以及在天线外壳内侧上部的安装方式为非公知的陈述意见，审查意见予以了否定。权利人在2012年1月9日针对《第二次审查意见通知书》的答复意见中，申请将“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”补充入权利要求1，主张该内容在原说明书和附图中均有记载并能毫无疑义地导出。2012年5月23日，涉案专利被授权公告。
最高人民法院认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”该条以是否存在“明确否定”作为“禁止反悔”原则适用的例外情形，当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对权利人关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出“注塑嵌装”及“固定卡装”不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列，但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征c“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。因此，权利人关于特征a、b的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，本案侵权判定不应适用“禁止反悔”原则。本案二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被“明确否定”的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定，认为对权利人的限缩性意见陈述并未明确评价，相当于“未予评述”，不符合司法解释规定的明确否定的要求，进而得出了适用“禁止反悔”原则的错误结论。
通过以上案例和分析可以看到，专利申请人或专利权人在专利授权和确权程序中限缩性的修改或者陈述，在专利侵权程序中很可能因禁止反悔原则而对专利权人不利。是否正如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定的哪样，只要权利人权利要求进行限缩修改或者陈述，则必然导致禁止反悔原则的使用呢，即在专利授权确权程序中放弃的技术方案，不能在专利侵权程序中予以主张。通过《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（二）第十三条规定可知，专利权人的上述放弃的技术方案并不必然导致不能在专利侵权程序中予以主张，是否可以主张取决于是否被“明确否定”。在专利授权确权程序中，对于限缩性修改或者陈述，审查部门除了明确接受或明确否定，还有可能来取的做法是“未予评述”或“不予置评”，此种情形能否视同于“明确否定”呢？实际上，《侵权司法解释（二）》曾在征求意见阶段采取过这样的表述，即“该修改或者陈述未被审查员采信”，而在最终正式版本中替之以“明确否定”。国家知识产权局在专利授权或维持专利权有效时，对于专利申请人或专利权人通过限缩修改或解释而放弃的那部分技术方案往往不会做出评述，因而并不满足“明确否定”的条件，专利权人想要在专利侵权程序中利用“明确否定”将放弃的技术方案纳入专利保护范围一般不会得到支持。
我们来看看下面的举例说明。
假设在专利授权程序中，申请文件的独立权利要求1相比对比文件1的区别特征是“注塑嵌装”，对比文件1中的对应特征是“固定卡装”。审查员发出第一次审查意见通知书，指出以上区别特征是公知常识，权利要求1不具备创造性。
针对该第一次审查意见通知书，如果专利申请人的答复方式不当，那么可能会产生不良的后果。
示例1：申请人在答复时在权利要求1中加入新的技术特征A，获得授权。
示例2：申请人在答复时声称“注塑嵌装”不同于“固定卡装”，可以带来意料不到的技术效果，同时在权利要求1中加入新的技术特征A，获得授权。（未予以评述）
示例3：申请人在答复时声称“注塑嵌装”不同于“固定卡装”，有意料不到的技术效果，未修改权利要求1。审查员不认可申请人的争辩，发出第二次审查意见通知书。申请人在答复第二次审查意见通知书时在权利要求1中加入新的技术特征A，获得授权。（予以明确否定，不予认可）
看上去这三个示例中授权后权利要求1的保护范围的差异并不大，然而它们还是存在明显区别的。我们假设被控侵权的技术方案与授权后权利要求1的区别仅在于被控侵权技术方案采用的是“粘接固定”，看看这三个示例会获得什么样的结果。
对于示例1，根据等同侵权原则，被控侵权的技术方案很可能落入专利权保护范围。
对于示例2，由于申请人答复时争辩声称“注塑嵌装”不同于“固定卡装”且具有意料不到的技术效果，容易被认为是放弃了“固定卡装”的技术方案，而审查员未明确否定这种争辩不能克服创造性缺陷，所以根据禁止反悔原则，可能难以将“固定卡装”视为“注塑嵌装”的等同技术特征，被控侵权技术方案很可能不落入专利权保护范围。（未予以评述的技术方案限缩性陈述，适用禁止反悔原则）
对于示例3，由于审查员对申请人的“放弃”进行了“明确否定”，满足“明确否定”情形的条件，被控侵权技术方案很可能落入专利权保护范围。(当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔原则）
石家庄专利律师提示：可见，通过对上述司法解释的正确适用解读，对于专利申请人，专利权人在专利授权或者无效宜告程序中作出的限缩性修改或者陈述，必须持极其审慎的态度，不能为获得授权权或维持专利有效而不顾及专利权的保护范围，表现出了提高专利授权确权质量的司法态度。
[1] 江苏省高级人民法院（2016）苏民终161号民事判决
[2] (2017)最高法民申1826号民事裁定书
