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无证据表明在先使用者有恶意且其商标已具有一定影响时应获得先用权救济

作者:王现辉
2022-11-09 12:52:56

《商标法》第五十九条第三款规定:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。”据此规定,我国《商标法》给予已经使用的未注册商标一定程度的保护,赋予了商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权。

先用权抗辩一般应满足以下要件。要件之一为他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为;要件之二为该在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用;要件之三为该在先使用的商标应具有一定影响;要件之四为被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用。

对于其他要件的认识和理解请参考笔者文章《商标在先使用权抗辩构成要件及成因分析》,本文仅就要件之二“在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用”进行分析。

在上诉人北京中创东方教育科技有限公司(简称中创公司)因与被上诉人北京市海淀区启航考试培训学校(简称启航考试学校)、北京市启航世纪科技发展有限公司(简称启航公司)侵害注册商标专用权纠纷一案中,[1]北京知识产权法院认为,即便针对涉案商标的在先使用事实确实存在,但上诉人证据中所显示的使用范围主要限于贵州地域内,涉案商标注册人亦位于贵阳市,而被上诉人启航考试学校的注册地及经营地点则主要位于北京地区,两地相距较远。在上诉人无证据证明存在其他事实足以使被上诉人启航考试学校知晓涉案商标的情况下,仅仅依据其在先使用的事实无法得出被上诉人启航考试学校知晓涉案商标在先使用的结论,不能证明被上诉人启航考试学校使用“启航”商标存在过错,相应地,亦不能仅基于此而认定被上诉人启航考试学校的先用抗辩不能成立。

 

在再审申请人西安饮食股份有限公司(以下简称西安饮食公司)、西安大业食品有限公司(以下简称大业公司)因与被申请人西安卫尔康安市场营销服务有限公司(以下简称卫尔康安公司)侵害商标权纠纷一案中[2],最高人民法院认为,在使用时间上,被诉侵权标识的使用时间应当早于注册商标申请日及注册商标申请人的使用。

相较于北京知识产权法院对于“在先使用行为应善意且早于商标注册人对商标的使用”考虑的善意因素,最高人民法院在上述裁定中明确,在先使用抗辩,在使用程度上,应在注册商标申请日及注册商标申请人使用之前,即双重在先。

2021年5月21日,国家知识产权局关于《商标法》第五十九条第三款法律适用问题的批复[3]中指出,《商标法》第五十九条第三款规定的目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益,在不损害商标权注册取得制度的基础上,维护在市场上已经具有一定影响但未注册商标的在先使用人的权益。我局认为适用该款规定,在先使用人须同时满足以下五个要件:一是在商标注册人申请商标注册前已经使用;二是先于商标注册人使用;三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度;四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围;五是商标注册人要求其附加适当区别标识的,在先使用人应当附加区别标识。

笔者认为,最高人民法院相关裁决及国家知识产权局的答复中有关在先使用需满足的“双重在先”的要求并不具有说服力,并极大可能会损害真正在先使用人的利益。例如涉案商标注册人的确使用在先,但是使用的地域与他人使用的地域相距较远,在无证据证明存在其他事实足以使他人知晓涉案商标的情况下,仅仅依据其商标注册人在先使用的事实无法得出他人知晓涉案商标在先使用的结论,不能证明他人在先使用涉案商标存在过错,相应地,亦不能仅基于此而认定他人先用抗辩不能成立。为此,在先使用抗辩权的要件之二确定为“该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用”更为妥当,给善意在先使用予以一定的例外规定,以保护善意在先使用者的权益。

具体而言,并非只要商标注册人在申请日之前的使用早于其他在先使用人后者便当然丧失先用权抗辩,当无证据表明后者有恶意且其商标已具有一定影响时仍应获得先用权救济。

 



[1] 北京知识产权法院(2015)京知民终字第588号民事判决书。该案被评定为2015年中国法院10大知识产权案件之案例五。

[2] 中华人民共和国最高人民法院(2019)最高法民申3064号民 事 裁 定 书

[3] 国知发保函字〔2021〕77号


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