《创造性条款的原理解读与实务规则》读书笔记
第五章 非显而易见性的判断
第一节 概述
一、第三步与第一步、第二步的关系
虽然“三步法”中包括三个步骤，但实际上只有第三步是“真正意义上的创造性判断”。第一步和第二步中确定的内容只是第三步显而易见性判断时需要用到的前提条件。
也就是说，在“三步法”中，只有在第一步和第二步确定之后，才可以判断在第一步（即最接近现有技术）为起点的情况下，本领域技术人员是否可以发现第二步所确定的技术问题，以及为解决该技术问题是否容易想到第二步所确定的区别技术特征。
在三个步骤中，前两步基本是客观认定。也就是说，无论是最接近的现有技术，还是区别特征和实际解决的技术问题，基本上不应该因判断主体的不同而不同。只有到第三步显而易见性的判断时，才会涉及主观因素。即需要依据本领域技术人员所掌握的知识和能力，在前两步确认的事实基础上进行相应判断。
二、非显而易见性的基本判断原则—将判断过程置于真实的研发过程中
在显而易见性的判断过程中自始至终需要贯彻的基本原则是，将整个判断过程置于真实的研发过程中进行判断。也就是说，审查员或者法官将自己假定为本领域技术人员，设想自己在最接近现有技术为起点的情况下会如何推进整个研发过程，在每一个研发环节可能会做什么，可能会产生什么问题，又如何去解决。
真实的研发过程大体分为三大步骤：发现问题、分析问题、解决问题。具体而言，本领域技术人员首先会发现最接近现有技术存在的技术问题，从而产生研发的动机；分析该技术问题产生的原因，找到相应的技术手段；将技术手段使用在现有技术中看是否可以解决技术问题；如不可以解决该技术问题或者虽然可以解决该技术问题、但可能会产生其他技术问题，继续进行下一步调整；调整之后再行测试，等等。如果在上述任一环节中，会出现诉争技术方案，则均可以认定诉争技术方案不具备创造性。
将创造性置于真实的研发情境下进行判断，意味着在适用“三步法”时需要充分理解各个步骤之间的逻辑关系，将其作为相互作用的有机整体进行对待，而非孤立地考虑各个因素，这会使得案件中的判断更具有逻辑性和说理性，并在相当程度上更符合客观规律。
研发动机有可能来源于最接近现有技术中虽不存在但在研发过程中产生的问题。
三、非显而易见性的判断步骤
虽然显而易见性的判断是“三步法”中的第三步，但正如前文中所称，第一步和第二步只是为了确认第三步所需要的前提条件，第三步才是真正的创造性判断。同时，显而易见性的判断与研发过程相匹配，而真实的研发过程由相互关联的步骤组成，即发现问题、分析问题、解决问题，因此，显而易见性的判断亦与上述步骤相匹配，具体可细化为以下两步：研发动机的产生是否显而易见(可对应于发现问题）；区别技术特征的获得是否显而易见（可对应于分析问题和解决问题)。如果上述两步骤均得出了显而易见的结论，则诉争技术方案不具备创造性。但如果其中任一结论是非显而易见，则诉争技术方案具备创造性。
（一）研发动机的产生是否显而易见
具体案件中可从以下三个角度进行分析：其一，发现最接近的现有技术存在的技术缺陷，产生改进动机；其二，基于最接近的现有技术的技术效果，产生研发替代技术方案的动机；其三，基于本领域的常规需求，产生对现有技术的研发动机。只要存在任一情形的研发动机，均可认定研发动机的获得显而易见。
1.发现现有技术的技术缺陷，产生“改进”动机
改进动机是研发过程中最为常见的研发动机，其与最接近现有技术的技术缺陷相对应。
2.基于现有技术的技术效果，产生研发“替代”技术方案的动机
除了改进动机之外，在研发过程中，本领域技术人员亦会产生一种寻求替代技术方案的动机。
3.基于本领域的常规需求，产生对现有技术的研发动机
无论是改进动机，还是替代方案的研发动机，均是在最接近现有技术基础上产生的研发动机。但实践中亦存在一种情形，即研发动机并非源于最接近现有技术，而是源于本领域的常规需求。
（二）区别技术特征的获得是否显而易见
在具体案件中，诉争技术方案的解决手段即为其采用的区别特征，因此，需要判断的是本领域技术人员是否容易得出分析产生技术问题的原因，并想到采用区别特征以解决这一问题。在真实研发情境中，本领域技术人员为寻找解决手段，会用到其具有的知识和能力，而基于使用的知识和能力的不技术方案相较于最接近的现有技术或其与公知常识的结合是否具备创造性。或者说，与本领域技术人员为解决最接近现有技术存在的问题，是否容易想到采用区别特征中使用的技术手段。如果容易想到这一技术手段，则可认定区别特征的获得非显而易见，相应地，诉争技术方案不具备创造性。
如果同时用到的还有本领域技术人员的检索能力，则因为在检索过程中会发现其他的现有技术，此种情况下，对应的是具体案件中结合比对的情形，需要判断的是诉争技术方案相较于最接近的现有技术与其他现有技术的结合，或者最接近现有技术与其他现有技术及公知常识的结合是否具备创造性。这一判断过程实质判断的是本领域技术人员为解决最接近现有技术存在的问题，是否可以获得其他现有技术中的相关技术手段。如果可以获得，是否可以在该技术手段的基础上想到采用区别特征以解决最接近现有技术的技术问题。如果容易想到，则可认定区别特征的获得非显而易见，相应地，诉争技术方案不具备创造性。
第二节 单独对比
在真实的研发情境下，如果本领域技术人员仅仅依据最接近现有技术给出的信息，结合其所掌握的本领域知识和分析能力，便可找到针对最接近现有技术中所存在问题的解决手段，并游其用于最接近现有技术中形成新的技术方案，则在具体案件中，这一情形对应于单独比对的情形，即该案中仅具有最接近的现有技术，需要判断的是诉争技术方案相对于最接近现有技术，或者最接近现有技术与公知常识的结合是否具备创造性。
一、真实研发过程中的研发路径
在不借助其他现有技术的情况下，本领域技术人员获得解决手段或替换方案的路径通常有如下三种。
1.直接获得技术特征
一些情况下，面对最接近现有技术需要解决的问题，本领域技术人员可以直接找到解决手段，这一解决手段通常来源于本领域技术人员已掌握的本领域惯用的技术手段，其既可能是对原有技术手段的替换，也可能是技术手段的增加。
2.有限选择或常规选择
一些情况下，最接近现有技术公开的内容相对上位或较为概括，此类技术方案在付诸实施过程中，必然需要对技术特征进行具体化。如果具体化的技术特征具有相对有限的选择范围，此种情况下本领域技术人员需要做的只是在该有限范围内进行选择。同前一种情形相同，这一选择既可能是基于最接近现有技术给出的启示，也可能来源于本领域技术人员自身已有的认知。
3.分析原因，确定技术构思（研发方向），选择技术手段
虽然一些情况下本领域技术人员可以直接获得解决手段，但客观情况是，多数情况下解决手段的获得均需要经过相对复杂的思考过程。这一思考过程具有一定规律性，一般体现为首先分析问题的原因，然后基于该原因寻找相应的技术构思（研发方向），或在不同的技术构思（研发方向）中进行选择。确定技术构思后，则进一步寻找实现该构思的具体技术手段，或在多个不同技术手段中进行选择以确定最终解决方案。
这一过程存在3个主要环节：原因的分析、技术构思的确定、具体技术手段的选择。
二、非显而易见性的分析路径
(一）惯用技术手段或公知常识
在具体案件中，如果诉争技术方案所采用的区别技术特征属于解决最接近现有技术所存在技术问题的惯用技术手段或者公知常识，则意味着本领域技术人员无需结合其他现有技术，仅基于其所掌握的知识即可获得这一解决手段。在此情况下，区别技术特征的获得显而易见。当然，区别技术特征不属于惯用技术手段，并不意味着该技术特征非显而易见，仍需要基于后续两种路径再行判断。
（二）有限选择或常规选择
如果无法确认区别技术特征属于惯用技术手段，则可从其是否是有限选择或常规选择角度进行分析。如果区别技术特征是在最接近现有技术必然对应的可选范围内进行了具体选择，而这一选择仅是常规选择，或者仅是在有限的选择范围内确定了其中一种方式。通常情况下，除非专利权人或专利申请人可以证明存在其他本领域技术人员不会选择的原因，否则通常会认定该选择显而易见。
需要指出的是，最接近现有技术所对应的可选范围既可以是明确记载的，也可以是隐含公开的。
实践中亦存在另一种情形，即最接近的现有技术并未明确记载可选范围，但将该技术方案真正付诸实施，必然涉及对于某些技术特征的具体选择，这一选择同样是在最接近现有技术必然对应的可选范围内的选择。
无论基于哪一种情形，如果专利权人或专利申请人可以证明其所采用的选择具有“预料不到”的技术效果，则可以认定该选择非显而易见，相应的诉争技术方案具备创造性。
在这一问题的判断中需要注意的一点在于，对于技术效果的判断通常会以说明书的记载为依据。但案件中可能出现的情形是，虽然说明书中对于技术效果并无记载，但在行政或诉讼程序中提交的证据却可以证明其相较于现有技术确实具有预料不到的技术效果，此时便涉及对证据采信的问题。对于此类证据基本的认定原则是，未记载在说明书中，且本领域技术人员依据说明书的记载无法确认的技术效果，即使在行政或诉讼程序中可以通过证据证明，在判断创造性时不应予以考虑。
（三）技术构思
如果区别技术特征并不属于前述两种情形，则可以考虑从技术构思角度进行分析。不过需要注意的是，技术构思通常并不会直接体现在技术方案中，而是需要在技术特征的基础上进行概括。因为在研发过程中，获得技术构思并将其细化为具体的技术特征是常用的方式之一，故无论是技术构思，还是技术特征，只要其中之一非显而易见，均足以使得诉争技术方案非显而易见。
技术构思的获得通常有两种路径，其一是本领域技术人员分析最接近现有技术的技术构思及其机理，并在改进的方案中采用与之相同的技术构思，只是在技术特征的选择上与最接近现有技术有所不同。其二则是本领域技术人员基于其所掌握的知识，采用了与最接近现有技术并不相同的技术构思以解决技术问题，并基于该技术构思再具体确定技术特征。
技术特征与技术构思在非显而易见性认定上的关系在于，如果技术构思本身非显而易见，则无论技术特征的获得是否是惯用技术手段，诉争技术方案均非显而易见。但如果技术构思的获得显而易见，则只有技术特征的获得非显而易见的情况下，才可以使得诉争技术方案非显而易见。但如果技术特征的获得容易想到，则诉争技术方案的获得必然显而易见，不具备创造性。
第三节结合对比
结合比对的情形需要判断的是诉争技术方案相较于最接近的现有技术与其他现有技术的结合，或者最接近现有技术与其他现有技术及公知常识的结合是否具备创造性。这一过程实质判断的是本领域技术人员为解决最接近现有技术存在的问题，是否可以获得其他现有技术中的相关技术手段。如果可以获得，是否可以在该技术手段的基础上想到采用区别特征以解决最接近现有技术的技术问题。如果容易想到，则可认定区别特征的获得非显而易见，相应地，诉争技术方案不具备创造性。
一、被结合的现有技术的作用
在结合比对的情形下，除最接近的现有技术之外，还存在一个或多个被结合的现有技术，二者虽然在创造性判断中均会被用到，但其各自的作用及其被用到的内容并不相同。对于最接近现有技术，因为其作用在于发现该现有技术的问题从而产生研发动机，所以需要考虑“整体技术方案”。而被结合的现有技术的作用则在于给出解决最接近现有技术所存在问题的启示，故通常考虑的仅是具体的一个或几个“具体技术特征”。
上述区别由二者在真实的研发过程中所处环节的不同所导致。最接近的现有技术是发明创造的起点，是被研究的对象，本领域技术人员需要研究整个技术方案及其技术效果，并在此基础上发现其技术问题或技术缺陷，从而产生研发动机。而在已产生研发动机的情况下，本领域技术人员需要做的则是针对最接近现有技术中存在的技术问题去寻求技术手段，而这一过程中可能会检索其他现有技术，但就被检索到的现有技术而言，其被用到的仅是其中可用于解决该技术问题的某一个或某几个技术手段，而非整个技术方案。
二、结合启示及其考虑因素
基于前文分析可知，被结合的现有技术是通过检索才被本领域技术人员发现，而本领域技术人员检索的目的在于解决最接近现有技术存在的问题。因此，被结合的现有技术中是否有解决问题的技术手段直接决定了该现有技术是否具有结合启示。基于此，结合比对的案件中显而易见性判断的关键亦在于结合启示的认定，而结合启示的认定无非以下两个角度：技术特征、技术特征所具有的作用或者功能。
（一）技术特征
从技术特征角度对于结合启示的判断，重点在于判断被结合的现有技术中是否公开了诉争技术方案的区别技术待征。
（二）技术特征所具有的作用或功能
在真实的研发过程中，本领域技术人员之所以会想到使用其他现有技术中的特定技术特征，必然是因为该技术特征所具有的作用或功能可以解决作为研发起点的最接近现有技术中的技术问题。因此，在判断结合启示时，需要考虑被结合使用的技术特征的功能或作用。
在对于技术特征作用或功能的认定中，需要注意“技术特征”与其“作用或功能”之间对应关系的确定。实践中经常出现的问题是，当事人所主张的技术效果虽然确属诉争技术方案或对比文件具有的技术效果，但其与区别技术特征或者被结合的技术特征的作用或功能无关，此种情况下该技术效果在结合启示的认定中并无意义。
三、结合启示的三种情形
依据技术特征与其所起作用或功能是否相同，实践中存在以下三种不同的认定情形：其一，如果被结合的现有技术与诉争技术方案中不仅相应技术特征相同，且作用或功能亦相同，则通常可认定基于被结合的现有技术获得诉争技术方案中的技术特征无需付出创造性劳动。其二，如果技术特征不相同或不完全相同，但作用或功能基本相同。此种情况下需要抽象概括技术构思，从技术构思角度进行具体判断，是否显而易见不可一概而论。其三，如果二者不仅技术特征不同，作用或功能亦不同，则此种情况下通常可以直接得出区别特征的获得非显而易见这一结论。
（一）技术特征相同，且具有相同的作用或功能
在具体的研发过程中，本领域技术人员通常是基于问题导向，即基于需要解决的技术问题寻找技术手段，如果其检索到的现有技术中某些技术手段所具有的作用与需要解决的技术问题相对应，则通常会有动机将该技术手段结合到最接近的现有技术中以解决这一问题。因此，在具体案件中，被结合的技术特征及其所起作用与诉争技术方案均基本相同的情况下，通常具有结合启示。
在这一认定中需要注意的是，此处所指的相同是指技术特征在各自技术方案中所起作用（或功能）相同，这并不意味着被结合的技术特征在现有技术中所起的作用，与诉争技术方案实际解决的技术问题必然相同。只要现有技术中的该技术特征本身所具有的作用(或功能），运用到最接近现有技术中可以解决其需要解决的技术问题即可。
（二）技术特征不同或不完全相同，但作用或功能基本相同
在结合比对的情况下，另一种常见情形是，被结合的技术特征所起作用或功能与诉争技术方案中的技术特征基本相同，但技术特征本身并不相同或不完全相同。此种情况下，判断是否具有结合启示，比较可行且合理的方式之一是从技术构思着手进行分析。相较于直接比对具体的技术特征，采用技术构思的比较更为符合研发规律，亦相对更为简便。
在技术构思不同的情况下，通常不被认定具有结合启示，即便诉争技术方案使用的技术特征属于该技术构思下的惯用技术手段，亦不影响这一结论。
当然，不具有结合启示并不意味着诉争技术方案具备创造性。如果诉争技术方案采用的技术构思，以及基于该技术构思的技术手段均属于惯用技术手段，则此种情况下诉争技术方案仍不具备创造性。
（三）技术特征不同，且作用或功能不同
此种情况下可当然得出区别枝术特征的获得非显而易见这一结论。
第四节 非显而易见性认定中的其他常见问题
一、现有技术的相关情形与结合启示的认定
（一）被结合现有技术的应用领域或技术领域对结合启示并无直接影响
只要该技术方案中的某个或某几个技术特征能被用以解决该问题即可，至于其属于哪一应用领域或技术领域则并无考虑必要。
（二）被结合的现有技术中未被使用的部分对结合启示并无直接影响
对于被结合的现有技术而言，其被用到的仅是其中的一个或几个技术特征，因此，该现有技术的其他内容对于结合启示并无直接影响，除非可以证明其他技术内容的存在足以导致结合障碍。
（三）被结合的现有技术是否可以实现对结合启示并无直接影响
实践中存在一种观点，如果被结合的现有技术整体不可实现，或者其不能达到说明书所记载的技术效果，则不应认定该现有技术给出了结合启示。但如前文分析，被结合的现有技术在创造性的判断中被使用的仅为其中一个或几个技术特征。因此，技术启示来源于本领域技术人员对于该一个或几个技术特征及其相应功能的理解。至于整体技术方案是否可实施，其最多可能影响本领域技术人员对于技术特征及其功能的理解，但不会直接影响结合启示的认定。
（四）被结合的现有技术的缺陷未被诉争技术方案解决对结合启示并无直接影响
在一些案件中，被结合的现有技术中存在技术缺陷，而该技术缺陷与被结合的技术特征相关。专利权人或专利申请人据此主张本领域技术人员不会将该技术特征与最接近现有技术结合使用，因此，不具有结合启示。
对这一主张可作如下分析：在被结合的现有技术存在缺陷的情况下，本领域技术人员之所以不会将其与最接近的现有技术相结合，是因为其希望避免不利效果。但这也意味着，如果不在意该不利效果的存在，则这一不利效果将不会对结合启示产生影响。基于此，如果诉争技术方案并未针对该不利效果采取任何解决手段，而仅是将相关技术特征与最接近现有技术相结合，则可认定诉争技术方案并不在意上述不利效果，相应地，该不利效果不会影响结合启示的判断。
（五）诉争技术方案未解决最接近现有技术已解决的问题对结合启示无直接影响
因诉争技术方案与最接近现有技术各自克服的技术缺陷可能并不相同，因此，实践中存在一种情形，最接近现有技术已解决的问题在诉争技术方案中仍然存在。例如，汽车轮胎通常有耐磨性、防滑度等性能。最接近现有技术解决的是耐磨问题，而诉争技术方案解决的是防滑问题，但后者在一定程度上存在耐磨性不好问题。此种情况下，专利权人或专利申请人可能提出的一种主张是，因为对比文件要解决的技术问题在诉争技术方案中未被解决，所以，本领域技术人员不会想到将对比文件中的相应技术特征结合到最接近的现有技术中，从而不具有结合启示。
通常情况下，最接近现有技术已解决的问题在诉争技术方案中是否已被解决，与是否存在结合启示并无直接关联。基于通常的研发规律，本领域技术人员关注的是最接近现有技术未解决的问题，而非已解决的问题。对于已解决的问题，只有在其影响到研发过程的后续推进时才可能被考虑，因此，其与诉争技术方案是否可被获得并无必然关联。此外，创造性判断的实质是对研发过程的重构，而诉争技术方案未解决的技术问题，或者说其存在的技术缺陷通常是在研发过程结束后才会出现，该缺陷作为研发结果不可能反过来影响已经发生的研发过程。
二、结合障碍
在结合对比的案件中，专利权人或专利申请人时常会用到的一个理由是，区别技术特征虽然已在被结合的对比文件中公开，但该对比文件所公开的技术特征与最接近的现有技术有结合障碍，而诉争技术方案克服了该结合障碍，因此，诉争技术方案的获得非显而易见。
对这一理由的审理主要涉及以下两个问题：其一，是否存在结合障碍；其二，如果存在结合障碍，专利权人或专利申请人是否为克服该障碍付出创造性劳动。在针对上述问题的判断中，说明书的记载至关重要。通常情况下，如果结合障碍客观存在，而诉争技术方案克服了该障碍，基于常理，这一做法会被作为发明点或技术贡献记载在说明书中。如果说明书中有所记载，则可基于相关记载进行后续判断。如果存在结合障碍，诉争技术方案亦解决了该问题，则诉争技术方案并不会仅仅将二者直接结合使用，而是会增加或减少相关技术特征，从而使得直接结合存在的障碍得以解决。这种情况下，需要判断的问题已非结合障碍是否存在，而是是否容易想到采用增加或减少技术特征的方式以解决该结合障碍。
如果说明书中对此并未进行任何记载，可能存在两种情形：其一，不存在结合障碍；其二，存在结合障碍，但专利权人或专利申请人并未发现，或者虽然发现，但未采取任何手段克服该障碍。如果属于第一种情形，专利权人或专利申请人有关克服结合障碍从而具备创造性的主张必然不能成立。如果属于第二种情形，尽管结合障碍客观存在，但同样可得出其未付出创造性劳动的结论。原因在于，创造性判断的实质在于判断专利权人或专利申请人为获得诉争技术方案是否付出创造性劳动。在具有结合障碍的情况下，专利权人或专利申请人是否付出创造性劳动取决于其为克服该结合障碍做了什么。如果其仅是将本领域技术人员不会结合使用的技术特征结合在一起，则意味着其并未付出任何创造性劳动，相应地，诉争技术方案不可能具备创造性。
有观点认为，因在具体案件中使用的最接近现有技术与说明书中记载的背景技术可能并不相同，从而使得诉争技术方案相较于最接近现有技术存在的区别技术特征，并不等同于其相较于背景技术的区别，因此，说明书未记载相关结合障碍具有合理性。实则不然，无论被对比的现有技术是否相同，具有结合障碍的技术特征均是诉争技术方案中的记载内容，而非现有技术中的技术特征。因此，如果相关技术特征之间具有结合障碍，且专利权人已发现这一障碍，通常的做法会是对其加以解决，并记载在说明书中。反之，如果并无任何记载，则或者其并不知晓，或者虽知晓但并未采取任何措施解决。无论哪一种情形，均说明专利权人或专利申请人未付出创造性劳动。
