自行研发,又称之独立研发,指行为人独立自行研究、开发、创制出智力成果。在侵犯商业秘密案件中,涉案的商业秘密应当符合保密性、非公知性的法定条件,在正常情况下,他人无法知晓其商业秘密的信息。由于商业秘密是因经营者自我保护而产生的权利,权利本身不具有绝对的排他性——其他经营者也可能通过自己的研发而不是取自原告的方式而获得相同的信息,在这种情况下,其他经营者通过自身的投入和努力而生成的信息,对于该经营者获得信息的途径而言是正当的,它并没有去获取他人生产的信息的主观意识和客观行为,是依靠自己的付出而获得有关信息,其行为没有不正当性,并不侵犯他人商业秘密。自行开发研制抗辩也是在商业秘密侵权案件中被告惯常采用的一种抗辩方式。
自行研发抗辩理由成立的前提是所有参与研发的人员此前均未接触、也不知悉权利人的商业秘密。在认定被告自行研制抗辩是否成立时,首先应当注意把握“自行”对于该抗辩成立的核心意义,即被告赖以抗辩的信息应当是被告通过自己的成本(人力、资金、技术、时间等等)付出独立研发获得的。如果在研发团队中,有人是从商业秘密权利人处“携密跳槽”或在研发中向知悉他人商业秘密者进行过“咨询”,则此种独立研发的抗辩理由无法得到法院支持。遵循这个把握核心,按照通常的逻辑,被告举证的要点在于“自行”研制的事实。在技术信息类商业秘密纠纷中,若被告提出其所实施的技术系自行开发而来,应承担相应的举证责任。法院对于被告以自行研发作为抗辩的,会要求被告提供研发的设计稿,自行设计研发的相关凭证,调试方案等证据,在很多自行研发抗辩中,被告对于自行研发的抗辩因无法提交充足证据而不被法院采纳。
自行研制抗辩属于“合法来源”抗辩之一,以案件存在“相同(实质性相似)+接触”的事实为前提,如果缺乏该前提事实中的任何一项,原告的举证责任便尚未完成,被告没有必要行使“合法来源”抗辩,当然没有必要主张被控信息系其“自行研制”的事实,即此时在逻辑顺序上并不需要被告行使“自行研制”抗辩,或者“自行研制”抗辩是作为其不侵权的补强抗辩而存在。在存在“相同(实质性相似)+接触”事实的情况下,被告证明其“自行研制”的事实一般情况下需要注意其对自行研制抗辩所依据的信息形成时间的证明。理论上讲,无论该独立研发进行或其成果产生于原告商业秘密产生之前还是之后,行为人对独立研发的商业秘密信息的持有、使用等行为都不构成侵权。[1]不过,司法实践中,被告以自行研制抗辩的,一般应当证明其自行研制的信息形成于原告的商业秘密信息产生之前,否则,在存在被告接触或者有条件接触原告的商业秘密的情况下,这种接触或者接触可能的事实有可能抵销掉被告自行研制的主张,致使自行研制的事实处于事实真伪不明状态,在被告负担举证责任的情况下,就会产生其举证不充分而得不到支持的结果。除非被告关于其自行研制的证据非常充分,才可能忽略掉对二者生成时间的事实要素的考量。该时间点的证明成为被告该抗辩的着力点。[2]在西安市宏卓机器人技术有限责任公司、西安天鹰防务科技有限公司侵害技术秘密纠纷一案[3]中,被告提出“自行开发研制”抗辩提交的证据是一份专利申请文件,后由国家知识产权局依法公布,申请文件中记载的技术方案明确清楚,足以证明在该专利申请的申请日之前,被告主张的技术方案已经取得了研发成果。而且,研发成果完成日早于原告主张的商业秘密的形成日,因此被告无需进一步证明取得研发成果的过程,法院认定自行开发研制抗辩成立。
另外,研发人员或者组成的研发团队应具备独立研发的基本素质。如在一得阁公司与高某茂、传人公司侵犯商业秘密纠纷一案[4]中,两被告的主要抗辩理由为其使用的墨汁配方系自行开发。不过,从该案件事实来看,传人公司在成立后短短时间内就生产出质量非常高的墨汁,仅仅依靠几个不懂墨汁生产、没有专门设备的实验人员短时间的实验,是不可能的。因此,被告有关其墨汁配方是其依据公知资料自行开发的抗辩理由,法院不予支持。