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商业秘密实务056|一文讲清技术成果采取商业秘密或专利方式保护的利与弊

作者:王现辉
2024-02-04 10:26:00

对于技术成果的保护方法而言,商业秘密和专利是互相排斥的,因此经营者需要根据技术信息的特点、两项制度的特点以及自身的经营决策来决定究竟采用商业秘密的方式,还是专利的方式来实现自身权利。本文详细介绍了商业秘密与专利的异同,在理解二者的保护定位后,如何更好的利用好商业秘密和专利对技术成果进行协同保护是当务之急。

(一)保护信息的种类

《专利法》第2条规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”根据我国《专利法》第二条的规定,发明创造包括发明、实用新型和外观设计三种。发明和实用新型的客体都是一种新的技术方案,但是发明对于技术方案的创造性要求要高于实用新型;外观设计保护的客体是根据与产品相结合设计出的图形、形状及色彩等具有美感的工业设计。事实上,外观设计特征通常均可以通过产品外观而获得,因此不适于也无法通过商业秘密的方式来保护。

根据我国《反不正当竞争法》的规定,商业秘密包含技术信息和经营信息等商业信息内容。商业秘密既能保护保密的技术信息(例如,产品的生产工艺、技术诀窍,以及产品中难于被分析得知的特殊成分),也能保护尚未公开的经营信息(例如产品的生产成本、销售计划、客户信息)。除外观设计专利以外,专利制度主要保护在申请时不为公众所知的并且具有一定创造高度的技术方案。由此可见,商业秘密所保护的客体范围明显比专利的保护客体范围要广很多。商业秘密不仅仅可以是一项成熟的技术或者产品的配方,在实验过程中产生的相关数据等信息均有可能成为商业秘密的保护客体。总体来说,商业秘密的权利客体和专利权相比要宽松很多,两者之间存在重合的,主要是技术信息。


(二)保护的信息要求

专利权人若想将其发明创造取得相应的专利,该项发明创造必须符合《专利法》第22条的规定,必须具有专利三性,即新颖性、创造性和实用性。专利的上述“三性”与商业秘密信息的秘密性、价值性、保密性要求显然不同。关于“不为公众所知悉”与新颖性之间的关系,本书在讨论商业秘密构成要件的时候已经讨论,不再赘述。同时,商业秘密信息本身是不具有排他性的,即他人完全可以通过自主研发等方式,掌握完全相同的秘密信息,并各自作为商业秘密进行保护,这与专利中的“新颖性”也完全不同。此外,本书也已经说明,在商业秘密信息构成要件中,“能够为权利人带来利益”这一价值性要件,也完全不同于专利中的“创造性”,事实上,失败的实验数据等信息同样可以构成商业秘密。因此,就信息的要求而言,应该说专利高于商业秘密;或者说,商业秘密的要求比专利宽松。


(三)保护信息的范围

申请专利必须将技术内容充分公开,达到专利法的所要求的标准。专利保护的实质是专利申请人将其发明向公众进行充分的公开以换取对发明拥有一定期限的垄断权,从而促进科技信息共享、避免重复研发。为此,所有最终获得甚至请求获得专利保护的技术方案,都必须向公众公开,并达到所属领域的技术人员能够实现该技术方案的公开程度。[1]由此,一个必然的结果是,专利对于保护的范围有相对明确的限制。根据我国《专利法》第64条的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。因此“权利要求”是专利制度上的一个重要概念,也是权利人在申请专利时候需要重点考量的因素,因为如果主张的权利要求过宽,部分内容可能无法满足前述的“三性”要求,进而导致专利申请被驳回;如果权利要求过窄,则保护的范围有限,权利人又丧失了本应获得的专利权。

而与之相对,商业秘密保护截然相反,不存在什么公开问题。商业秘密必须处于保密状态下,才能获得法律保护。一旦权利人的商业秘密因自己的过失或者他人的恶意而被公开,则其他人都有权利使用这些被公开的信息而不需要经过原来的商业秘密权利人的同意。商业秘密无须办理事先登记,因此不存在需要事先界定保护范围的问题。简而言之,作为商业秘密保护必须具有“秘密性”,作为专利保护则必须具有“公开性”,在这一点上两者是截然相反的。当然,作为权利人,需要自己决定哪些信息作为商业秘密保护。通常而言,权利人可以尽可能广泛地进行信息的商业秘密保护(如采取保密措施),从而尽可能地扩展在发生潜在的侵权时,可以主张的范围。


(四)保护期限

为了平衡技术发展的动力和技术垄断之间的关系,各国都对专利规定了期限。我国《专利法》规定发明专利有效期是20年,实用新型有效期10年、外观设计专利有效期是15年(均从申请日起计算)。当然它的维持需要专利权人每年缴纳年费,否则将自动丧失专利权。专利的保护期限届满后,专利技术即成为公知技术,任何人均有权实施该曾经的专利技术而不再受到专利权人的制约。商业秘密的寿命存在着不确定性,取决于权利人的保密措施是否到位,可口可乐配方就是典型,虽然时有破译传闻,但至今无一证实。事实上,只要商业秘密还处于保密状态下,就能获得保护,理论上其期限可以是无限的。


(五)保护地域

专利权的获得以申请为前提。但专利权的保护具有地域性,每个国家有不同的知识产权制度。比如,权利人仅在中国申请专利,如果未在其他国家申请,那么其专利仅在中国被保护,在国外并不会受到法律的保护。如果有其他人在外国申请了相同的专利,那么原权利人可能会面临无法进入相应国家的风险。而商业秘密则不存在地域限制,只要商业秘密的技术未被公知,商业秘密权利人在一个国家受到的保护,不影响同样保护商业秘密的其他国家对该技术的保护。商业秘密权利持有人只要保守好其秘密,就可以在全世界任何国家使用他所持有的商业秘密。这是商业秘密保护相对专利的巨大优势。


(六)排他性

商业秘密不具有排他性,拥有商业秘密的人不能阻止此前通过自主研发创造该内容的人使用或转让该内容,其他主体可以通过自主研发等合法方式,获得与权利人信息完全相同的信息,并同样作为商业秘密进行保护。

商业秘密是通过权利人自己保护的方式而存在的权利,法律并未保护商业秘密权利人的该项独占权,不同的权利主体可以同时拥有相同或者相近的商业秘密,即其权利主体具有多元性,只要相互独立的主体通过其独立研发、创造等合法手段取得相同或类似的技术,均可以成为该商业秘密的权利人。

专利权的取得采取先申请原则,一个发明创造只能被授予一项专利,即单一性原则,具有排他性,并赋予权利人在一定时期内的垄断性,其他人不能再取得该专利权,也不能自由使用。但同时法律也规定了独占性的代价,即技术信息提前公开,以促进社会技术发展,实质是达成个人利益与社会利益的均衡。


(七)稳定性

商业秘密的构成要件中第一要件就是秘密性,也就是信息不能从公开渠道获得。由此,一旦商业秘密被公开,这一要件就可能丧失,哪怕这种公开是因为侵权行为,商业秘密可能也不复存在。这是商业秘密权利人需要面临的风险,因此,考虑到很多情况下侵权行为无法避免,对于侵权的结果也不可能完全预见和控制,商业秘密在某种程度上是处于一种不稳定的状态。而与此相对,专利则显得更加稳定,即使发生侵权行为,也不会改变专利权人对于专利的权利状态。在这种情况下,专利权人无须像商业秘密权人那样“提心吊胆”。

由此可见,根据以上分析可知,专利保护与商业秘密保护都是法律手段,二者各有特点,也各有利弊。市场主体需要综合考量各种因素,如技术信息本身的性质、对于该技术信息的市场考量等因素,同时结合上文所述对这两种制度法律保护的不同,选择、确定采用恰当的方式对自己的技术信息进行保护。但是,在很多情况下,二者可以相互补充和转化。即保护商业秘密可以为专利保护提供良好基础,保持技术秘密也是申请专利的必要条件。权利人将有关信息作为秘密来管理,如保密得当,就有利于技术秘密的专利申请保持新颖性。技术秘密与专利之间,有着不可分割的紧密关系,申请专利必须以技术秘密为基础。商业秘密中的一部分技术秘密可以转化为专利。这是指发明专利申请在公开之前,实用新型,外观设计专利在授权公告之前,在法律上仍属于技术秘密,一旦被授予专利权,技术秘密就转化为专利,当然在公开、公布之后未能获得专利授权或被撒销、宣告无效,那么技术秘密权和专利权都不会存在了。笔者建议,对于两种保护模式的选择,应当通过比较两种法律制度的规定,衡量出哪一种模式在对同一技术信息的保护过程中风险最小、保护方位更全面、带来的收益最大、收益持续时间最长等要素来进行选择。从信息特点的角度,则应当重点考量信息通过反向工程获取的容易程度、维持秘密性的能力以及技术所对应的产品的生命周期。



通过上面的比较可知,商业秘密和专利保护存在很多不同之处,但对于一个技术方案,在其尚未被公开时,权利人是可以选择将其作为商业秘密或者作为专利进行保护的。那么具体选择哪种保护方式更为适合,可以参考以下一些因素:



01分析保护对象的性质

首先应该考虑保护对象本身能否获得专利,是否为专利可以授予的范围。若符合授予专利的要件,则可以先在企业内部进行初次评估,有一定把握之后再向国家知识产权局提出申请。如前面所提到的,经营信息是不能作为专利进行保护的,而且也不是所有的技术信息都可以作为专利保护。举例而言,在研制新产品过程中所有实验失败的技术方案并不能作为专利获得保护,但是仍应作为企业的商业秘密,因为该信息一旦公开,可以节省竞争对手进行类似研究的时间和成本,降低在先研发的企业的竞争优势。具体一项技术是否具有授予专利的前景,往往需要专业人员通过查询现有技术结合专利法的相关要求进行初步判断。对于明显不能适用专利保护的企业技术创新成果,如其不属于专利法保护的主体,不具有专利性,则可以考虑采用技术秘密的方式加以保护,在必要时也可以考虑直接向公众公开以阻碍竞争对手在相近领域获得专利。其次,如果该保护对象不易被一般的研究工作所发现,且不会被反向工程轻易获得,具有可保密性,那么就可以采取商业秘密保护的方式。可保密性取决于技术方案的可分割性。如果一个技术方案本身较复杂,在实施过程中每个参与的内部员工仅能接触到该技术的一小部分,则可以更有力地保护该技术秘密。相反地,如果权利人有很多雇员能接触到完整的技术方案或其关键部分,在企业雇员流动频繁的就业环境下,很难避免商业秘密外泄。



02对于该技术信息的市场考量

如果该项信息能够使在长时间之内保持先进性,并且在相当长的时间之内均可以得到市场的认可,生命周期较长,则应适用商业秘密的保护方式。如果其效力带有一定的时代性,并且存续的时间较短,则应对其市场利润加以考量,选择专利保护。或申请专利的目的不在于自己利用,而主要实施专利有偿转让战略时,有必要申请专利。例如,技术比较复杂、竞争对手难以绕过去的比较重要的技术创新成果,通过申请专利可以有效地阻碍竞争对手的技术创新,有必要通过这个申请维持这一优势的,可以考虑申请专利。



03根据反向工程的难易程度选择

针对商业秘密的反向工程是指通过合法途径,获得包含商业秘密的产品,通过拆解、分析等手段,获知产品包含的作为商业秘密的技术信息。符合一定条件的反向工程并不违法。如果一项技术可以轻易通过反向工程获得,则不宜将其作为商业秘密进行保护,而应将其作为专利进行保护。



04根据技术的领先程度选择

如果一项技术是对现有技术的小幅改进,虽然其能够解决相应的技术问题,带来一定的技术效果,但如果将其作为商业秘密进行保护,则竞争对手可能通过学习,利用自身的研发能力得到相同或相似的技术方案,使得商业秘密保护的技术方案失去应有的价值。但如果将该技术作为专利进行保护,则该技术方案可获得垄断地位,使得企业在一定时间内处于更有利的市场竞争地位,并通过专利获得相应的经济利益。如果一项技术为企业带来的竞争优势非常明显,竞争对手需要付出大量人力、物力以及相当长的时间进行研发,才有可能获得相同或相似的技术,那么将该项技术作为商业秘密进行保护是更有效的保护方式。


企业要在激烈复杂的市场竞争中保护自身的技术成果,实践中主要有以下三种选择策略:


1.先商业秘密后专利

对于一些技术成果,没必要取得后马上申请专利保护,先采取商业秘密方式予以保护,等必要时再申请专利保护。另外,只需将商业秘密保护的一部分转为专利保护,而非全部转换。值得注意的是,一旦申请专利保护,便不能再采取商业秘密保护的方式,过程是不可逆的。


2.商业秘密为主专利为辅

该种方式在实践中较为常见,通过商业秘密保护技术成果的大部分内容,而对技术成果中的某个配件或环节采取专利保护的方式,意在达到即使商业秘密泄漏,其整个技术成果也不会被全部窃取的目的,相比单独的商业秘密保护或者专利保护来说更具有安全性。


3.专利为主商业秘密为辅

此种方式是采取专利保护技术成果中的大部分内容,尤其是基础性技术方案,大而全的技术方案,而利用商业秘密保护其中一小部分内容。这一小部分内容可能不是最重要、最核心的技术,却往往是最 佳方案或者代表最先进的技术,是权利人可以产生最 佳生产效率比的技术点。这种策略的优势体现在,保留商业秘密保护的那部分技术并不会影响到以专利保护的大部分内容实施,但要达到最 佳效果或者取得最先进技术,则需通过合同方式进行协商保护。在实践中技术许可或者服务合同中,经常是专利技术方案加专有技术方案结合的方式进行,如果仅仅是专利技术方案则只能达到可以实现的技术效果,或者从理论上讲可以实现,但是没有专有技术的支撑实际根本无法实现或者效率最低。


[1]朱巍:《商业秘密与专利保护方式的比较与选择》,载《法学研究》2012年第7期。

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