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商业秘密实务057|商业秘密和专利司法制度之比较

作者:王现辉
2024-02-05 09:39:25

(一)信息比对规则的异同

商业秘密侵权诉讼中需要原告首先确定主张的商业秘密点,同时将秘密点与被告的信息进行技术比对,以证实二者是否相同或者实质相同即是否满足“同一性”。而在专利诉讼中,同样需要对被诉侵权技术方案是否落入了专利的“权利要求”技术方案的保护范围进行判断,即是否符合“全面覆盖”原则进行判断。

应注意的是两者比对方式的区别。在专利诉讼的技术比对中,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,应当认定其落入专利权的保护范围。对于发明专利和实用新型专利侵权的认定方法,基本上采用的是分三步走的方法。即:(1)确定专利权的保护范围。(2)确定被控侵权产品的相应技术特征。(3)将经过分解后的权利要求所记载的必要技术特征与被控侵权产品的特征一一进行比较。如果被诉侵权技术特征与专利技术特征构成相同或者等同则认定侵权成立。[1]而在商业秘密诉讼是否相同或者实质相同技术比对中,原告第一步应明确商业秘密范围,确定要保护的技术秘密点。第二步确定被诉侵权信息范围。第三步将二者逐一进行比对。

专利权的保护范围因为有权利要求的存在,相对是确定的。商业秘密的保护范围确定过程相对复杂且争议较大,一般需要经过多次释明和举证、质证才能最终确定。专利比对时,被诉侵权技术特征与专利权利要求的技术特征缺少一个技术特征或者有一个技术特征不相同也不等同,则侵权不成立。商业秘密技术单元与被诉侵权信息比对过程中,有任何一个技术点相同或者实质相同,都可以认定商业秘密侵权的依据。商业秘密比对时出发点是被诉侵权信息是不是复制或者来源于商业秘密,与专利技术方案比对的等同特征比对不同。当然,最终比对确定相同或者实质相同的技术秘密点的数量与范围,决定法院能够裁判被告禁止使用的信息的范围,进而影响被告被认定侵权之后生产、经营。如果原告掌握被诉侵权人实施侵害行为的直接证据,所谓的实质相似的比对是多余的。对被诉侵权人使用的信息与商业秘密信息是否实质相同的审查,只是侵权行为成立的间接证明途径,最终目的仍是行为审查,两者的关系不可本末倒置。[2]在“香兰素”技术秘密一案[3]中,最高人民法院对王龙集团公司等被诉侵权人是否实施侵害涉案技术秘密的行为进行认定时,首先将涉案技术秘密涉及的设备图、流程图与被诉侵权技术信息的载体进行比对,在生产工艺流程和相应装置设备方面虽有个别地方略有不同,但结合被诉侵权人未提供有效证据证明其对被诉技术方案研发和试验的过程,并在极短时间内完成香兰素项目生产线并实际投产,因此可以认定个别差异是由被诉侵权人在获取涉案技术秘密后进行规避性或者适应性修改所导致,从而进一步认定王龙集团公司等被诉侵权人实际使用了其非法获取的全部185张设备图和15张工艺流程图。

将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息,符合“在被诉侵权行为发生时,不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的”,亦应认定为该信息不为公众所知悉,属于商业秘密保护对象。被诉侵权人无论直接、完全使用权利人技术秘密,或者对技术秘密进行部分修改、改进后使用,均属于使用权利人技术秘密行为。专利的“创造性”不同于专利的“新颖性”,更不同于商业秘密的“非公知性”;对于专利技术信息而言,判断该专利技术信息在被公开前是否具有“非公知性”应以商业秘密“非公知性”标准进行判断,而非简单套用专利的“创造性”或“新颖性”判断标准。



(二)举证责任及证明程度

侵犯商业秘密诉讼与专利诉讼,关于举证责任、证明内容及证明方式也存在一定的差别,主要包括:

第一,关于证明事项。在两种诉讼中,原告都均需证明其权利基础。在专利诉讼中,因为专利权通过公示的方式已经确定,因此其权利内容相对明确。而在商业秘密诉讼中,权利内容就相对不确定,因此原告在提起诉讼时,甚至在提起诉讼之后,仍然可以确定主张的具体的技术信息范围具有相对的灵活性和动态性。

第二,关于举证责任。商业秘密诉讼中,原则上采用“谁主张,谁举证”。对于商业秘密三性,原告均负有举证义务,其中,对于“秘密性”,原告初步举证后可以举证责任转移。最难举证的是“同一性”,因为同一性成立的前提是能够获得对方的技术信息,但是在商业秘密侵权中,侵权人从事的行为通常极为隐秘,获取商业秘密之后的信息保存、信息运用也极为隐秘,且通常采取了防范措施。在这种情况下,权利人如何获取对方的技术信息就成为整个商业秘密诉讼能否成功的核心点。民事诉讼领域的举证妨碍制度实践难度较大,司法实践中,权利人一般会通过报案的方式,由侦查部门对相关信息进行侦查。

而在专利诉讼中,我国《专利法》第66条第1款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”即在专利诉讼中,新产品制造方法的专利实行举证责任倒置。这就从根本上解决了商业秘密诉讼中遇到的前述问题。这也是专利作为一种公示制度,我国法律所赋予的在诉讼程序上的特殊待遇。



(三)涉嫌侵权人(被告)的抗辩事项

商业秘密领域的抗辩包括对原告主张的构成要件进行抗辩,例如原告的信息不构成商业秘密、被告的信息与原告不相同等;核心抗辩内容在于被告信息的合法来源,包括自主研发、合法受让、反向工程等。在专利诉讼中,基于专利的排他性,这类抗辩基本不能够成立。专利诉讼中,抗辩主要在于现有技术、在先使用等。



(四)侵权责任(后果)

对于专利侵权的后果,我国《专利法》第11条从专利权的权利范围角度作出了规定,即“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。


对于商业秘密侵权成立之后的后果,《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第17条规定:“人民法院对于侵犯商业秘密行为判决停止侵害的民事责任时,停止侵害的时间一般应当持续到该商业秘密已为公众所知悉时为止。依照前款规定判决停止侵害的时间明显不合理的,人民法院可以在依法保护权利人的商业秘密竞争优势的情况下,判决侵权人在一定期限或者范围内停止使用该商业秘密。”由此也可知,这是我国商业秘密侵权最主要的法律后果。这一法律后果与专利相比较:


第一,都包括停止侵权,即停止使用,这是两类诉讼都有的法律后果。被认定侵权之后,一个当然的后果是停止使用商业秘密或者专利。



第二,信息的保密与返还或销毁。此为商业秘密诉讼中特有的法律后果,这是由商业秘密信息本身的秘密性特点所导致的。《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十八条规定:“权利人请求判决侵权人返还或者销毁商业秘密载体,清除其控制的商业秘密信息的,人民法院一般应予支持。”



第三,关于产品。专利上的产品,可以分为专利产品及用专利方法制造的产品。对此,《专利法》的规定非常明确,对这两类产品,禁止“制造、使用、许诺销售、销售、进口”,对于禁止的行为,规定得比较明确。在确定商业秘密侵权之后,采用商业秘密信息制造的设备应属于“销毁商业秘密载体”,一般情况下,应予以销毁。


[1]等同特征,是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

[2]徐卓斌:《商业秘密权益的客体与侵权判定》,载《中国应用法学》2022年第5期。

[3]参见最高人民法院(2020)最高法知民终1667号民事判决书。


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