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商业秘密实务058|侵害技术秘密与专利权权属纠纷可否在同一案件中主张

作者:王现辉
2024-02-05 09:43:27

员工跳槽并带走原单位保密技术资料(一般是从事本职工作中接触的),并以其个人名义或新单位名义在后续提交专利申请,是专利权权属纠纷的常见形式,并且大多数都存在相关的商业秘密(技术秘密)侵权纠纷。专利申请被公布后有两种后果,一种是专利申请没有获得国家知识产权局的授权,一种是获得授权,权利人可以对于获得的专利权主张所有权。

那么权利人在主张侵权人侵害其商业秘密的案件中,对于专利权的权属问题,是否可以同时主张,还是需要另行起诉呢?

从比较直观的角度,“专利权属纠纷”和“商业秘密侵权纠纷”是两个独立不同的案由,一个是确权纠纷,一个是侵权纠纷,似乎应该作为两个独立案件处理。在大连博迈科技发展有限公司(以下简称博迈公司)与何克江、苏州麦可旺志生物技术有限公司(以下简称麦可公司)侵害技术秘密及专利权权属纠纷一案中,原告起诉两被告侵害其技术秘密,同时,两被告已经获得专利的技术方案是原告的技术秘密,在该案中同时诉请将该专利权判归原告所有。一审法院认为本案涉及侵害技术秘密纠纷和专利权权属纠纷两个不同案由,不属于同一法律关系,不能在一个案件中起诉和审理,因原告拒绝选择其中一个案由主张权利裁定驳回原告起诉。二审法院认为,“当事人的诉讼请求涉及两个不同的法律关系且均为诉争的法律关系时,可以通过并列案由将两个法律关系合并在一个案件中进行审理。《最高人民法院关于印发修改后的<民事案件案由规定>的通知》指出,同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的,应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由,均为诉争法律关系的,则按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。因此,同一案件涉及两个不同的法律关系并非人民法院驳回当事人起诉的合法理由。本案中,博迈公司以何克江、麦可公司侵犯其技术秘密为由要求二者承担侵权责任,以麦可公司申请的专利系其公司技术秘密为由请求确认诉争专利权由其享有,系在同一案件中提出侵害技术秘密纠纷之诉与专利权权属纠纷之诉,符合前述规定之情形。而且,上述两诉指向的被告均是具体明确的,并无原审法院所述被告不明确之情形,故原审法院以本案法律关系及对应的被告不明确为由裁定驳回博迈公司的起诉,适用法律错误,本院予以纠正。如前所述,法律允许将诉争的两个不同的法律关系合并在一个案件中进行审理。而且,在特定情况下,将基于同一事实或者其他原因存在密切关系的不同法律关系在同一诉讼中解决,有利于查清案件事实、明确法律责任和避免裁判冲突,有利于保护当事人利益和实现诉讼经济的目标。考虑到本案中博迈公司起诉涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连,具有密切关系,本院认为宜将上述两诉合并在一个案件中予以审理。”专利权属纠纷的实体法律方面的审理,仍然要遵循专利权属纠纷的一般审理原则,具体考察案件中权利人主张的技术秘密在专利申请中所起到的作用,即,技术秘密仅仅作为专利申请技术方案的背景技术予以公开,还是将技术秘密作为实质性贡献的技术并纳入到专利的保护范围,在侵权人将技术秘密纳入专利权保护范围的情况下,法院方可确认专利权归权利人所有,否则权利人只能据此追究侵权人披露技术秘密的侵权责任。

在洛阳瑞昌环境工程有限公司(原洛阳瑞昌石油化工设备有限公司)、洛阳明远石化技术有限公司等侵害商业秘密纠纷一案中,法院认定,被告明远公司、程某、李某立即停止侵害原告洛阳瑞昌环境工程有限公司技术秘密的行为,在专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利。

在上述案件中,洛阳瑞昌环境工程有限公司(以下简称“瑞昌公司”)于2018年起诉洛阳明远石化技术有限公司(以下简称“明远公司”)、程某、李某和武某等,请求判令各被告立即停止侵害瑞昌公司的技术秘密和经营秘密,并赔偿经济损失及维权合理开支1000万元。程某、李某和武某等十人为瑞昌公司前员工,在职期间均与公司签订有保密协议。明远公司为程某设立的公司。2013年至2016年期间,程某等十人陆续从瑞昌公司离职入职明远公司。瑞昌公司认为,程某等人违反与其签订的保密协议,持续利用工作便利将接触到的客户信息披露给明远公司进行交易、使用。明远公司明知程某等人系瑞昌公司前员工,仍使用上述客户信息进行交易并获利,故明远公司和程某等人共同侵犯了瑞昌公司的经营秘密。瑞昌公司还主张明远公司于2014年11月21日申请的名称为“一种燃烧器”的实用新型专利披露了瑞昌公司的燃烧器技术方案,使瑞昌公司失去了竞争优势,侵犯了瑞昌公司的技术秘密。一审法院认为明远公司等共同侵害了瑞昌公司的经营秘密,但因瑞昌公司提交的证据不能证明其主张的燃烧器技术方案属于“不为公众所知悉”的技术秘密,判决明远公司、程某等人立即停止侵害瑞昌公司经营秘密的行为,明远公司赔偿瑞昌公司经济损失及合理开支共计150万元;程某等三人各对其中的10万元承担连带赔偿责任,李某等七人各对其中的5万元承担连带赔偿责任的判决。

瑞昌公司、明远公司和程某等人均不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。二审法院认定,“明远公司、程某、李某共同申请涉案专利,目前专利权仍由明远公司占有,侵权状态持续至今;明远公司利用涉案专利产品获取不正当利益。上述行为均属于侵害瑞昌公司技术秘密的行为,侵权人依法应承担停止侵害的民事责任。首先,明远公司应当停止非法占有涉案专利的行为。根据本院查明事实,涉案专利技术方案与涉密技术信息实质上相同,涉密技术信息是李建伟等人在瑞昌公司工作期间的职务发明创造,因此涉案专利的权利人应当是瑞昌公司。基于此,明远公司应本着诚信原则把涉案专利的权利人变更为瑞昌公司,以彻底停止侵权行为。如果明远公司不主动履行义务,瑞昌公司可以根据本案查明的事实另行起诉,请求确认涉案专利权的权属。其次,明远公司应当立即停止利用涉案专利谋取不正当利益的行为,在涉案专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利,否则应当承担相应的法律责任。”二审撤销一审判决,改判明远公司、程某、李某立即停止侵害洛阳瑞昌环境工程有限公司技术秘密的行为,在专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利;明远公司赔偿经济损失300万元及合理开支10万元,程某对其中的100万元承担连带责任,王某、程高某分别对其中的50万元承担连带责任,李某对其中的20万元承担连带责任,武某、蔡某、田某分别对其中的10万元承担连带责任。

最高人民法院在上述判决中,非常明确指出“明远公司应本着诚信原则把涉案专利的权利人变更为瑞昌公司,以彻底停止侵权行为。如果明远公司不主动履行义务,瑞昌公司可以根据本案查明的事实另行起诉,请求确认涉案专利权的权属。”实质上已经明确专利权涉及的技术秘密部分的权属,但因为原告并没有主张专利权权属的诉讼请求,法院也只能建议权利人另行起诉。笔者认为,技术秘密侵权纠纷和专利权属纠纷实质上只涉及技术秘密侵权关系,而专利权属纠纷争议的根本系侵犯技术秘密,只是侵权形式上为专利获权的形式;所谓专利权属的诉求并非是独立于技术秘密侵权的另外争议,而是针对技术秘密侵权损害做出的一种特殊救济方式而已。在上述情形下,如不考虑其他特殊诉讼策略,将专利权属纠纷案件和商业秘密(技术秘密)侵权纠纷案件作为一个案件处理较为合适,以“侵害技术秘密纠纷”案由提起诉讼,具体的作法为在技术秘密侵权诉讼中增加一项专利权属诉讼请求,请求将涉案的专利权或专利申请权判决归原告所有,以便有效地实现法律救济,同时也可节省司法资源。


[1]一审:辽宁省大连市中级人民法院(2018)辽02民初327号之一民事裁定书。二审:最高人民法院(2019)最高法知民终673号民事裁定书。


[2]最高人民法院(2020)最高法知民终726号民事判决书。


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